Юридические Советы

Решение  по иску ООО «Гоу Огле» к ООО «Хостмастер» о признании права на использование коммерческого наименование  в доменных именах Go-Ogle.UA и GoOgle.UA 26/04/2011   (на русском языке)

Хозяйственный суд города Киева

01030, г.Киев, ул.Б.Хмельницкого ,44-Б тел. 284-18-98

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

Дело № 20/368

26.04.11

По иску Общества с ограниченной ответственностью «ГОУ ОГЛЕ»

К 1. Общества с ограниченной ответственностью «Хостмастер»

2. Субъекта предпринимательской деятельности-физического лица ОСОБА_1

Третье лицо, не заявляющее

самостоятельных требований на предмет

спора на стороне ответчика Гугл Инк. (Google.Inc.)

О признании недействительным пункта 3.2 Правил домена. UA, признание права на

использование коммерческого наименования в доменных именах Go-Ogle.UA и

GoOgle.UA

Судья Палий В.В.

Представители сторон:

от истца Ефимчук А.Е. – предст. (Дов.вид 08.11.2010р.)

от ответчика 1 Иващенко И.К. – предст. (Дов.вид 10.01.2011р.)

Баданина В.В. – предст. (Дов.вид 01.11.2009г.)

от ответчика 2 не появился

от третьего лица Чижова Ю.В. – предст. (Дов.вид 10.12.2008р.)

Обстоятельства дела:

Исковые требования заявлены о признании недействительным пункта 3.2 Правил домена. UA, утвержденных ответчиком-1 и является Приложением к Договору № R4/135 от 02.07.2007р. заключенного между ответчиками; признание права истца использовать свое коммерческое наименование в доменных именах Go-Ogle.UA и GoOgle.UA. Исковые требования мотивированы тем, что пунктом 3.2 Правил домена. UA владелец имущественных прав на коммерческое наименование, которым является истец, лишается права использовать собственное коммерческое наименование в доменном имени домена. UA. Таким образом, указанный пункт Правил домена. UA не соответствует ч. 1 ст. 203 и ч. 3 ст. 418 ГК Украины, следовательно, должен быть признан недействительным в соответствии со ст. 215 ГК Украины.

Определением Хозяйственного суда г. Киева от 13.11.2009р судьей Палием В.В. возбуждено производство по делу № 20/368, исковое заявление принято к рассмотрению, рассмотрение дела назначено на 25.11.2009г.

В судебном заседании 25.11.2009г. представитель ответчика-1 обратился в суд с заявлением о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица Гугл Инк. (Google.Inc.), В связи с тем, что решение по данному делу повлияет на права и обязанности указанного лица, являющегося истцом по хозяйственному делу № 12/25 о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности на коммерческое наименование, а именно, об обязательствах Общества с ограниченной ответственностью «ГОУ ОГЛЕ» прекратить использование коммерческого наименования »в доменном имени www.google.ua, обязательства Общества с ограниченной ответственностью« Хостмастер »прекратить (отменить) делегирование доменного имени www.google.ua на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГОУ ОГЛЕ».

Суд пришел к выводу об обоснованности поданного заявления и о необходимости привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора на стороне ответчика Гугл Инк. (Google.Inc.).

При приведенных обстоятельствах и в связи с неявкой в ​​судебное заседание представителя ответчика-2, рассмотрение дела 25.11.2009г. отложено.

10.12.2009г. судом получено ходатайство от представителя третьего лица о приостановлении производства по делу до решения связанного с ним дела № 12/25 по иску Гугл Инк. (Google.Inc.) К ООО «ГОУ ОГЛЕ», ООО «Хостмастер» о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности на коммерческое наименование, которое рассматривается Киевским апелляционным хозяйственным судом.

Представитель ответчика-1 в судебном заседании 16.12.2009р. предоставил суду отзыв на исковое заявление, в котором просит суд отказать в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на отсутствие нарушения прав истца со стороны ответчика-1; отсутствие доказательств, подтверждающих факты нарушения прав истца именно на коммерческое наименование целом и со стороны ответчика-1 , в частности, отсутствие доказательств наличия у истца прав на коммерческое наименование, указанного в иске.

В судебном заседании 16.12.2009р. объявлен перерыв до 22.12.2009р., для предоставления возможности истцу и ответчику-1 подготовить письменные возражения против ходатайства третьего лица о приостановлении производства по делу № 20/368 и в целях решения ходатайства третьего лица.

В судебном заседании 22.12.2009р. представитель ответчика-1 предоставил суду письменное возражение против ходатайства третьего лица о приостановлении производства по делу № 20/368. В возражениях ответчик-1, в частности, отмечает, что предметы исков и исковые требования по делам № 20/368 и № 12/25 совершенно разные; если даже по делу № 20/368 истец докажет, что использует какое коммерческое наименование, то указанное может касаться только коммерческого наименования «Гоу Огле», а не le ». Таким образом, дела № 12/25 и № 20/368 касаются наличия прав на совершенно разные коммерческие наименования различных лиц.

Представитель истца предоставил суду письменное объяснение по ходатайству третьего лица, согласно которому просит суд отказать в удовлетворении ходатайства третьего лица о приостановлении производства по делу, ссылаясь на то, что в рамках производства по делу № 12/25 не решается ни один вопрос, который должен преюдицийне значение для дела № 20/368; для разрешения дела № 20/368 неважно вопрос наличия или отсутствия у третьего лица прав на любое коммерческое наименование, а установление данного факта никак не повлияет на обстоятельства наличии соответствующего права у истца; обстоятельства , которые исследуются по делу № 12/25 никак не влияют на решение дела № 20/368.

Проанализировав приведенные сторонами, третьим лицом доводы и возражения, суд пришел к выводу об обоснованности ходатайства третьего лица о приостановлении производства по делу до завершения рассмотрения Киевским апелляционным хозяйственным судом связанной с ней дела № 12/25 по иску Гугл Инк. (Google.Inc.) К ООО «ГОУ ОГЛЕ», ООО «Хостмастер» о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности на коммерческое наименование, соответственно, суд удовлетворяет ходатайство третьего лица, учитывая следующее.

В соответствии с постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 28.10.2009р. по делу № 12/25 по иску Гугл Инк. (Google.Inc.) К ООО «ГОУ ОГЛЕ», ООО «Хостмастер» о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности на коммерческое наименование назначен судебную экспертизу объектов интеллектуальной собственности. На разрешение эксперта, в частности, поставлен вопрос: использовано в доменном имени www.google.ua коммерческое наименование OGLE », указанное в п. 1.13 Устава ООО« ГОУ ОГЛЕ », зарегистрированного Печерской районной государственной администрацией по номеру записи 10701050002030110?

Учитывая, что Киевский апелляционным хозяйственным судом по делу № 12/25 исследуются обстоятельства, подлежащие установлению в рамках дела № 20/368, суд приходит к выводу, что рассмотрение дела № 20/368 невозможно до завершения рассмотрения Киевским апелляционным хозяйственным судом эт ‘связанной с ней дела № 12/25.

При приведенных обстоятельствах, определением от 22.12.2009р. суд приостановил производство по делу № 20/368 до завершения рассмотрения Киевским апелляционным хозяйственным судом связанного с ним другого дела № 12/25.

Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 10.02.2010р. определение Хозяйственного суда города Киева от 22.12.2009р. по делу № 20/368 оставлено без изменений, а апелляционную жалобу ООО «ГОУ ОГЛЕ» – без удовлетворения.

Постановлением Высшего хозяйственного суда Украины от 08.06.2010р. постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 10.02.2010р. по делу № 20/368 оставлено без изменений, а кассационную жалобу ООО «ГОУ ОГЛЕ» – без удовлетворения.

25.03.2011р. судом получено ходатайство от ООО «Хостмастер» о возобновлении производства по делу № 20/368, в связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для приостановления производства по делу.

При приведенных обстоятельствах, определением от 29.03.2011р. производство по делу № 20/368 возобновлено, а дело назначено к судебному разбирательству на 12.04.2011р.

12.04.2011р. судом получено ходатайство от истца (за подписью представителя Ефимчук Л.Е.) об отложении рассмотрения дела, в связи с болезнью представителя истца.

В судебном заседании 12.04.2011р. ходатайства судом не удовлетворено, в связи с тем, что срок действия доверенности представителя истца, подписавшего ходатайство, закончился.

Представитель ответчика-1 предоставил суду затребованные определением суда документы.

Представитель третьего лица в письменных пояснениях просит суд в удовлетворении исковых требований отказать полностью, ссылаясь на то, что истец не представил суду доказательств наличия у него права на коммерческое наименование «GO OGLE», а также доказательств нарушения его прав и законных интересов ответчиками. Для объяснения добавлены истребованы определением суда документы.

В связи с неявкой в ​​судебное заседание представителей истца и ответчика-2, рассмотрение дела 12.04.2011р. отложено.

В судебном заседании 26.04.2011р. представитель истца предоставил суду письменные пояснения по делу в подтверждение нарушенного права, что послужило основанием для обращения с иском в суд.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, третьих лиц, осмотрев оригиналы документов, суд, -

В:

02.03.2007р. между ООО «Хостмастер», как Администратором, и СПД-физическим лицом Соловьевым В.В., как Регистратором, заключен договор № R4/135 о предоставлении услуг, согласно условиям которого Администратор обязался предоставить Регистратору комплекс услуг по администрированию и техническому сопровождению домена. UA, а Регистратор обязуется принять и оплатить эти услуги.

Согласно п. 1.2 указанного договора, Регламент предоставления услуг по администрированию и техническому сопровождению домена. UA является неотъемлемой частью настоящего договора, содержит существенные условия предоставления Администратором этих услуг и конкретизирует права и обязанности сторон.

Согласно п. 5.1 договора, данный договор вступил в силу с даты его подписания и действует до 02.03.2010р.

02.03.2007р. между ответчиками подписано Дополнительное соглашение № С1 к договору № R4/135 о предоставлении услуг, согласно которой Администратор обязался на условиях и в порядке, предусмотренных Договором и настоящим Соглашением, предоставить Регистратору комплекс услуг по администрированию и техническому сопровождению домена. COM.UA , а Регистратор обязуется принять и оплатить эти услуги.

В приложении № 1 к договору ответчиками согласован регламент предоставления услуг по администрированию и техническому сопровождению домена. UA.

Как следует из п. 1.1 Регламента, настоящий Регламент предоставления услуг по администрированию и техническому сопровождению домена. UA содержит условия предоставления администратором домена. UA третьим лицам услуг по администрированию и техническому сопровождению домена. UA, являются неотъемлемой частью договоров, которые заключаются администратором с этому поводу и конкретизирует права и обязанности сторон таких договоров.

Согласно п. 3.2 Регламента, частные доменные имена второго уровня в домене. UA делегируются исключительно в случае, если соответствующее доменное имя полностью, или его компонент второго уровня (до знака «.», Но не включая этот знак) по написанию совпадает со знаком, права на использование которого на территории Украины принадлежат соответствующему регистратору.

14.08.2009р. истец обратился к ответчику-2 с письмом исх. № 42, в котором просил внести изменения в реестр записей (регистрационную базу данных домена. UA) относительно доменных имен Go-Ogle.Ua и GoOgle.Ua (регистрантом которых является истец), исключив из них сведения о свидетельства Украины № 60594 (в н ‘связи со спорами относительно торговой марки, которая охраняется данным свидетельством) и делегировав указанные домены на коммерческое наименование истца в соответствии со ст. 490 ГК Украины и п. 1.16 Устава истца.

В ответ на указанное обращение, ответчик-2 в письме сообщил истца, что делегировать доменные имени на коммерческое наименование невозможно, поскольку действующие Правила домена. UA, которые являются неотъемлемым приложением к соглашений с администратором домена. UA, а именно, п . 3.2 Правил домена. UA, не допускают такой возможности.

Истец обратился с иском в суд, в котором просит суд признать недействительным пункт 3.2 Правил домена. UA, утвержденных ответчиком-1 и является Приложением к Договору № R4/135 от 02.07.2007р. заключенного между ответчиками; признать право истца использовать свое коммерческое наименование в доменных именах Go-Ogle.UA и GoOgle.UA.

В обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на следующее.

Истец является владельцем коммерческого наименования «ГОУ ОГЛЕ» (украинский язык), «ГОУ ОГЛЕ» (на русском), GO OGLE (на английском).

Правила домена. UA носят элементы публичного договора, поскольку содержат все существенные признаки, определенные ст. 633 ГК Украины.

Пунктом 3.2 Правил домена. UA владелец имущественных прав на коммерческое наименование лишается права использовать собственное коммерческое наименование в доменном имени домена. UA. То есть, п. 3.2 Правил, как норма публичного договора, не отвечает требованиям ст. 418 ГК Украины.

Содержание пункта 3.2 Правил противоречит требованиям Гражданского кодекса Украины, что, в свою очередь, свидетельствует о несоответствии этих правил требованиям ч.1 ст. 203 ГК Украины и является основанием для признания его недействительным в соответствии со ст. 215 ГК Украины.

Ответчик-1 в отзыве возразил против исковых требований, ссылаясь на то, что истцом не предоставлено никаких доказательств существования истца взаимоотношений с ответчиком-1; истцом не представлено доказательств того, что такие взаимоотношения (несуществующие), каким образом нарушают права истца; истцом представлено доказательств, подтверждающих факты нарушения его прав именно на коммерческое наименование целом, и со стороны ответчика-1, в частности; истцом не представлено доказательств наличия у него прав на коммерческое наименование, о котором идет речь в иске.

Ответчик-2 в судебных заседаниях не появлялся, о причинах неявки суд не сообщал.

Третье лицо в письменном объяснении суд в удовлетворении исковых требований отказать полностью, ссылаясь на то, что истец не представил суду доказательств наличия у него права на коммерческое наименование «GO OGLE», а также доказательств нарушения его прав и законных интересов ответчиками.

Проанализировав материалы дела и объяснения представителей сторон, третьего лица, суд приходит к выводу о необоснованности заявленных исковых требований, соответственно, отказывает в их удовлетворении, учитывая следующее.

Согласно ст. 1 ХПК Украины предприятия, учреждения, организации, другие юридические лица (включая иностранные), граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и в установленном порядке получили статус субъекта предпринимательской деятельности (далее – предприятия и организации), имеют право обращаться в хозяйственный суд согласно установленной подведомственности хозяйственных дел за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и охраняемых законом интересов, а также для принятия предусмотренных настоящим Кодексом мер, направленных на предотвращение правонарушений.

Согласно ст. 21 ХПК Украины истцами являются предприятия и организации, которые подали иск или в интересах которых подан иск о защите нарушенного или оспариваемого права или охраняемого законом интереса.

Истец ссылается на то, что пунктом 3.2 Правил домена. UA истец, как владелец имущественных прав на коммерческое наименование, лишается права использовать собственное коммерческое наименование в доменном имени домена. UA. То есть, право истца использовать свое коммерческое наименование в доменном имени ограничено ответчика.

Суд критически оценивает приведенные истцом обоснование наличия прав истца, которые ограничены ответчиками и требуют защиты, учитывая следующее.

Согласно ст. 489 Гражданского кодекса Украины правовая охрана предоставляется коммерческому наименованию, если оно дает возможность отличить одно лицо от других и не вводит в заблуждение потребителей относительно настоящей его деятельности.

Право интеллектуальной собственности на коммерческое наименование действует с момента первого использования этого наименования и охраняется без обязательной подачи заявки на него или его регистрации и независимо от того, является ли коммерческое наименование частью торговой марки.

Так, критерием предоставления правовой охраны коммерческому наименованию является его использование в хозяйственной деятельности относительно соответствующих товаров и / или услуг.

Статьей 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883р. предусмотрено, что фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

Статьей 159 Хозяйственного кодекса Украины (далее-ГК Украины) установлено, что предприятие-юридическое лицо или гражданин-предприниматель может иметь коммерческое наименование. Гражданин-предприниматель имеет право заявить как коммерческое наименование свою фамилию или имя; сведения о коммерческом наименовании субъекта хозяйствование вносятся за его представлением к реестрам, порядок ведения которых устанавливается законом. Предприятие, коммерческое наименование которого было включено в реестр раньше, имеет приоритетное право защиты перед любым другим субъектом, тождественное коммерческое наименование которого включено в реестр позднее; правовой охране подлежит как полное, так и сокращенное коммерческое наименование субъекта хозяйства, если оно фактически используется ним в хозяйственном обороте; в случае если коммерческое наименование субъекта хозяйствование есть элементом его торговой марки, то осуществляется правовая охрана и коммерческого наименования, и торговой марки; лицо, которое использует чужое коммерческое наименование, по требованию его владельца обязано прекратить такое использование и возместить причиненные убытки.

Анализируя нормы действующего законодательства Украины, регулирующих правовые основы коммерческого (фирменного) наименования, можно сделать вывод что:

- Коммерческое (фирменное) наименование возникает с момента его первого использования;

- Предприятие-юридическое лицо или гражданин-предприниматель может иметь коммерческое (фирменное) наименование;

- Правовой охране подлежит как полное, так и сокращенное коммерческое (фирменное) наименование предприятия, если оно фактически используется ним в хозяйственном обороте.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что коммерческое (фирменное) наименование возникает с момента его первого использования в коммерческой деятельности, поскольку нормы ГК Украины указывают, что уже зарегистрированы субъекты хозяйствования могут иметь коммерческое (фирменное) наименование и не определяют обязанности субъектов иметь коммерческое (фирменное) наименование.

Истец ссылается на то, что его коммерческое (фирменное) наименование указано в уставе.

Так, согласно п. 1.16 Устава истца, Общество имеет коммерческое наименование. Общество имеет право использовать коммерческое наименование по собственному усмотрению, в частности, применять его во время предложения и оказания услуг, продажи товаров, указывать в деловой документации и в рекламе, применять в сети Интернет, в том числе, в доменных именах. Коммерческое наименование Общества – украинский язык «ГОУ ОГЛЕ», на русском – «ГОУ ОГЛЕ», на английском – GO OGLE.

Однако, сказанное не подтверждает использование такого коммерческого (фирменного) наименования. Ссылки на коммерческое наименование истца в Уставе свидетельствует лишь о намерении использовать приведенное коммерческое наименование. Доказательствами использования коммерческого (фирменного) наименования для соответствующих видов хозяйственной деятельности не могут быть уставные документы, другие документы регулирующие отношения регистрации юридического лица и отношения между предприятием и органами государственной власти или местного самоуправления, поскольку правовой охране подлежит коммерческое (фирменное) наименование , если оно фактически используется предприятием в хозяйственном обороте (оказание услуг или продажа товара предприятием физическим или юридическим лицам). Такое использование должно иметь добровольный характер, в частности, в рекламе, договорах.

О предоставленных истцом бланков и листов, в подтверждение факта использования коммерческого наименования «Гоу Огле» и Ogle »в деловой документации, то суд отмечает, что на указанный бланках содержится сокращенное наименование истца (согласно Уставу), а не коммерческое (фирменное) наименование. Что же касается комбинированного обозначения, которое содержится на представленных истцом бланках и листах, то, как видно из материалов дела, в частности, заключения № 54/09 комплексной судебной экспертизы по делу № 12/25 от 09.04.2010р., Приведенное обозначение является изображением знака для товаров и услуг Украины № 60594, владельцем которого указано ООО «ГОУ ОГЛЕ» (истец по делу) и зарегистрированным для товаров 9, 45 классов МКТУ, а не фирменным наименованием истца.

Как установлено судом, истцом не доказано наличие гражданского права или охраняемого интереса, требующих защиты, путем обращения в суд с иском о признании недействительным пункт 3.2 Правил домена. UA, утвержденных ответчиком-1 и является Приложением к Договору № R4/135 от 02.07.2007р. заключенного между ответчиками; признание права истца использовать свое коммерческое наименование в доменных именах Go-Ogle.UA и GoOgle.UA.

Кроме того, по ссылка истца на то, что Правила домена. UA носят элементы публичного договора, поскольку содержат все существенные признаки, определенные ст. 633 ГК Украины, суд отмечает следующее.

Согласно ст. 633 ГК Украины публичным является договор, в котором одна сторона – предприниматель взяла на себя обязанность осуществлять продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг каждому, кто к ней обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, медицинское, гостиничное, банковское обслуживание и т.п.).

Условия публичного договора устанавливаются одинаковыми для всех потребителей, кроме тех, кому по закону предоставлены соответствующие льготы.

Предприниматель не имеет права предоставлять преимущества одному потребителю перед другим в отношении заключения публичного договора, если иное не установлено законом.

Предприниматель не имеет права отказаться от заключения публичного договора при наличии у него возможностей предоставления потребителю соответствующих товаров (работ, услуг).

В случае необоснованного отказа предпринимателя от заключения публичного договора он должен возместить убытки, причиненные потребителю таким отказом.

Актами гражданского законодательства могут быть установлены правила, обязательные для сторон при заключении и выполнении публичного договора.

Условия публичного договора, противоречащие части второй настоящей статьи и правилам, обязательным для сторон при заключении и выполнении публичного договора, являются ничтожными.

Правила домена. UA не могут рассматриваться ни как публичный договор, ни как любой другой договор, поскольку является лишь частью (приложением) к договорам, которые заключаются между администрацией домена. UA и регистраторами доменных имен. При этом, истец, не являющийся регистратором доменных имен, не может быть стороной таких договорных отношений.

Поскольку истцом не представлено доказательств в подтверждение существования нарушенного права, необходимостью защиты которого обоснованно обращения с данным иском в суд, суд отказывает в удовлетворении заявленных исковых требований.

Судебные расходы в соответствии со ст. 49 ГПК Украины возлагаются на истца.

На основании изложенного, руководствуясь ст. в. 49, 82-85 ХПК Украины, суд, -

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований отказать полностью.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня объявления.

Судья

В.В. Палий

Постановление Киевского апелляционного суда  от 06.06.2011 по  домену google.ua  -Иск Гугль Инк  к ООО «Гоу Огле» (на русском языке)

Киевский апелляционный хозяйственный суд

01025, г.Киев, ул. Рыльский, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

06.06.2011 № 20/166

Киевский апелляционный хозяйственный суд в составе коллегии судей:

председательствующего: Мартюк А.И.

судей: Новикова Н.Н.

Зубец Л.П.

при секретаре:

с участием представителей

от истца: ОСОБА_1 (доверенность от 15.07.2008 года

б / н)

ОСОБА_2 (доверенность от 10.12.2008 года

б / н)

от ответчика 1: ОСОБА_3 (доверенность от 08.11.2010р. б / н)

от ответчика 2: ОСОБА_4 (доверенность от 11.01.2010р. № 16 -

08/12)

рассмотрев в открытом

судебном заседании

апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «ГОУ

ОГЛЕ »

на решение Хозяйственного суда г. Киева

от 21.03.2011р.

по делу № 20/166 (судья Гумега О.В.)

по иску «Гугл Инк.» (Google Inc.)

к 1) Общества с ограниченной ответственностью «ГОУ

ОГЛЕ »

2) Государственного департамента интеллектуальной

собственности Министерства образования и науки Украины »

о признании недействительным полностью свидетельство Украины №

60594 от 15.03.2006р. на знак для товаров и услуг

«GOOGLE»

В судебном заседании 23.05.2011 г. согласно ст. 77 ХПК Украины объявлялась перерыв, в связи с чем постановление принимается указанной датой.

В:

На рассмотрение Хозяйственного суда г. Киева были переданы требования компании «Гугл Инк.» (Gооgle Inc.) (Далее – истец) к Обществу с ограниченной ответственностью «ГОУ ОГЛЕ» (далее – ответчик 1), Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украина (далее – ответчик 2) о признании недействительным полностью свидетельство Украины № 60594 от 15.03.2006 г. на знак для товаров и услуг.

Решением Хозяйственного суда г. Киева от 21.03.2011 г. по делу № 20/166 иск компании «Гугл Инк.» Удовлетворен полностью. Признано свидетельство Украины № 60594 от 15.03.2006 г. на знак для товаров и услуг недействительным полностью. Обязано Государственный департамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины внести изменения в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг относительно признания недействительным полностью свидетельство Украины № 60594 от 15.03.2006 г. и осуществить об этом публикация в официальном бюллетене Государственного департамента интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины «Промышленная собственность». Взыскано с Общества с ограниченной ответственностью «ГОУ ОГЛЕ» в пользу компании «Гугл Инк.» 85,00 грн. 00 коп. государственной пошлины, 118,00 грн. 00 коп. расходов на информационно техническое обеспечение судебного процесса, 15561,60 грн. 60 коп. расходов на проведение судебной экспертизы.

Не соглашаясь с указанным решением суда, Общество с ограниченной ответственностью «ГОУ ОГЛЕ» обратилось в Киевский апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой, где просит отменить решение Хозяйственного суда города Киева от 21.03.2011 г. по делу № 20/166, принять новое решение , которым в иске отказать полностью.

Апелляционная жалоба ответчика 1 мотивирован тем, что принятое Хозяйственным судом г. Киева решение не отвечает требованиям относительно его законности и обоснованности, поскольку использованный судом в качестве доказательства заключение № 69/11-НМ судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности является необоснованным, противоречивым и таким , который составлен с нарушением норм действующего законодательства, в связи с чем не может быть положен в основу судебного решения.

Распоряжением заместителя Председателя Киевского апелляционного хозяйственного суда от 21.04.2011 г. № 01-23/3/4 изменен состав коллегии судей по делу № 20/166 и поручено осуществлять рассмотрение апелляционной жалобы по данному делу коллегии судей в следующем составе: председательствующий судья – Мартюк А.И., судьи: Зубец Л.П., Лосев А.М.

Постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 21.04.2011р. по делу № 20/166 апелляционную жалобу было принято к производству в составе коллегии судей: председательствующий судья Мартюк А.И., судьи Лосев А.М., Зубец Л.П. и назначено к рассмотрению в судебном заседании на 23.05.2011р.

Распоряжением заместителя Председателя Киевского апелляционного хозяйственного суда от 23.05.2011 г. № 01-23/3/1 изменен состав коллегии судей в связи с производственной необходимостью и поручено осуществить рассмотрение апелляционной жалобы по делу № 20/166 коллегии судей в следующем составе: председательствующий судья – Мартюк А.И., судьи: Зубец Л.П., Новиков М.М.

В судебном заседании апелляционной инстанции 23.05.2011 г. представитель истца предоставил суду отзыв на апелляционную жалобу ответчика 1, возражал против апелляционной жалобы, просил оставить ее без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда города Киева от 21.03.2011 г. по делу № 20/166 – без изменений, считая обжалуемое решение законным и обоснованным.

Представитель ответчика 1 поддержал апелляционную жалобу, просил суд апелляционную жалобу удовлетворить, отменить решение Хозяйственного суда города Киева от 21.03.2011 г. по делу № 20/166, принять новое решение, которым в иске отказать полностью. Кроме того, апеллянт в судебном заседании 23.05.2011 г. заявил ходатайство о назначении по делу повторной судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности и вызов судебного эксперта, который составил заключение судебной экспертизы по данному делу, для решения ходатайство о назначении повторной экспертизы.

Согласно ст.77 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, в судебном заседании объявлен перерыв до 06.06.2011 г.

03.06.2011 г. через отдел документального обеспечения от представителя истца поступило возражение против ходатайства ответчика 1 о назначении повторной судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности и вызов эксперта.

В судебном заседании апелляционной инстанции 06.06.2011 г. представитель истца возражал против апелляционной жалобы и против удовлетворения ходатайства о назначении по делу повторной судебной экспертизы и вызов эксперта. Свои возражения истец обосновывает тем, что в деле отсутствуют правовые основания для вызова эксперта в судебное заседание и назначении повторной судебной экспертизы, поскольку эксперт предоставил обоснованные, логичные и четкие ответы на вопросы судебной экспертизы, а доводы ответчика 1 о необходимости назначения повторной экспертизы являются безосновательными и необоснованными.

Представитель ответчика 2 в судебном заседании 06.06.2011 г. не поддержал апелляционную жалобу ответчика 1, а также возражал против удовлетворения ходатайства о назначении повторной судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности по данному делу.

Рассмотрев доводы апелляционной жалобы, проверив материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, исследовав доказательства, проанализировав из установленных фактических обстоятельств дела правильность применения судом первой инстанции норм законодательства, коллегия установила следующее.

Как следует из материалов дела, истец при предоставлении услуг широко использует обозначение «GOOGLE», которое с 2004 года стало хорошо известным в Украине, что подтверждается решением Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности от 28.08.2007 г., согласно которому знак для товаров и услуг «GOOGLE» был признан хорошо известным в Украине относительно компании «Гугл Инк.» по части услуг 35 класса МКТУ «искания информации через Интернет; распространение рекламы в пользу других через Интернет» по состоянию на 01.01.2004 г.

Согласно п. 7.3 Приказа Министерства образования и науки Украины № 228 от 15.04.2005 г. «Об утверждении Порядка признания знака хорошо известным в Украине Апелляционной палатой Государственного департамента интеллектуальной собственности» резолютивная часть решения о признании знака хорошо известным в Украине должен содержать дату, на которую знак стал хорошо известным в Украине.

В решении Апелляционной палаты Государственного департамента интеллектуальной собственности от 28.08.2007 г. указано, что знак «GOOGLE» стал хорошо известным в Украине относительно компании «Гугл Инк.» (США) относительно услуг 35 класса МКТУ «искания информации через Интернет; распространение рекламы на пользу других через Интернет »на 1 января 2004 года.

Согласно ч. 4 ст. 25 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» с даты, на которую по определению Апелляционной палаты либо суда знак стал хорошо известным в Украине, ему предоставляется правовая охрана такая же, если бы этот знак был заявлен на регистрацию в Украине.

Учитывая указанное, право истца на хорошо известный знак «GOOGLE» действует в Украине с 1 января 2004

На основании представленной ответчиком 1 заявки № m 2006 00053 от 04.01.2006 г. ответчик 2 зарегистрировал знак для товаров и услуг «GOOGLE» (комбинированный) для товаров 9 класса МКТУ (компьютерные программы, электронные издания (загрузочные)) и услуг 45 класса МКТУ (устраивание встреч, брачные агентства) и выдал ответчику 1 Свидетельство Украины № 60594 на знак для товаров и услуг.

Учитывая изложенное, местный суд верно установил, что на момент подачи ответчиком 1 заявки № 2006 00 053 на регистрацию знака для товаров и услуг знака истца уже была предоставлена ​​правовая охрана на территории Украины как хорошо известному знаку.

Истец обосновывает свои требования о признании недействительным свидетельства Украины № 60594 на знак для товаров и услуг недействительным тем, что зарегистрированный знак не соответствует условиям предоставления правовой охраны, установленным абз. 5 п. 2 и абз. 3 п. 3 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», поскольку может ввести в заблуждение относительно лица, которое производит товар или предоставляет услуги, и является схожим с хорошо известной торговой маркой истца до степени смешения.

Для разъяснения вопросов, возникших при решении данного хозяйственного спора и нуждались специальных знаний, местным хозяйственным судом была назначена судебная экспертиза объектов интеллектуальной собственности. Согласно заключению № 69/11-НМ судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности от 17.02.2011 г.:

1. Торговая марка «GoOgle» ответчика 1 по свидетельству Украины № 60594 походит настолько, что ее можно спутать с хорошо известным в Украине знаком истца «GOOGLE».

2. Торговая марка «GoOgle» ответчика 1 по свидетельству Украины № 60594 такова, что может ввести в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 45 классу «устраивание встреч; брачные агентства».

3. Использование торговой марки «GoOgle» ответчика 1 по свидетельству Украины № 60594 в отношении указанных в свидетельстве товаров 9 класса МКТУ и услуг 45 классу МКТУ указывать на связь между такими товарами и компанией «Гугл Инк.» (Google Inc.), Которая является владельцем хорошо известного в Украине знака «GOOGLE», причем интересам собственника хорошо известного знака, вероятно, будет причинен ущерб таким использованием.

Апеллянт считает заключение № 69/11-НМ судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности от 17.02.2011 г. безосновательным и необоснованным ввиду того, что, сравнивая знаки ответчика 1 и истца с точки зрения их сходства до степени смешения, эксперт необоснованно осуществлял исследования знака ответчика 1 не в целом, а лишь его словесного элемента. Кроме того, по мнению ответчика 1, эксперт пришел ошибочному выводу о том, что словесный элемент знака по свидетельству Украины № 60594 выполнен вместе. Жалобщик также отмечает, что при установлении сходства хорошо известного знака истца с торговой маркой ответчика 1 по свидетельству Украины № 60594 эксперт сделал вывод о родстве товаров 9 класса МКТУ, по которым зарегистрирован знак ответчика 1, и услуг 35 класса, по которым знак истца признано хорошо известным в Украине, только на основании единого критерия, а также оставил за рамками исследования родства услуг 45 и 35 классов МКТУ. Кроме того, по мнению ответчика 1, для установления возможности введения потребителей в заблуждение знаком по свидетельству Украины № 60594 относительно лица, оказывающего услуги 45 классу МКТУ, а также при определении того, указывать использование знака по свидетельству № 60594 в отношении указанных в свидетельстве товаров 9 и услуг 45 классов МКТУ на связь с истцом, эксперт должен был проанализировать мнение самих потребителей путем применения такого метода исследования, как опросы потребителей. Указанные доводы ответчик 1 изложил также в своем ходатайстве о назначении повторной судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности.

Указанные доводы ответчика 1 отклоняются коллегией судей, учитывая следующее.

Эксперт выбрал для исследования сходства до степени смешения знака для товаров и услуг ответчика 1 со знаком истца именно словесный элемент знака по свидетельству № 60594, приведя убедительные аргументы в обоснование своей позиции, а именно:

- По смысловому значению указанный элемент должен выполнять функции, присущие знака для товаров и услуг, а именно индивидуализировать товары и услуги, для которых предоставлена ​​правовая охрана знака, предоставляя имя, облегчая запоминание и т.п.;

- Словесное обозначение «GoOgle» является элементом, занимающим доминирующее положение в изображении знака, поскольку превалирует над другими элементами (изобразительными) и существенно влияет на общую его композицию по смысловому значению элемента и по влиянию элемента на фонетическое восприятие знака.

Кроме того, эксперт установил, что словесная часть знака по свидетельству Украины № 60594 «GoOgle» написана совместно, в частности, на основании справки № 14/10 от 18.10.2010 года, выданной Объединением предприятий «Украинский сетевой центр», которая содержится в материалах дела, согласно которой доменное имя «google.ua» зарегистрировано на имя ответчика 1 на основании свидетельства Украины № 60594 на знак для товаров и услуг. Учитывая это, а также, основываясь на том, что словесные элементы обозначения по свидетельству Украины № 60594 написанные вместе, в составе указанного знака эксперт прочитал словесное обозначение «GoOgle» как ['gu: gl], т.е. как единое слово. На опровержение указанного заключения эксперта ответчик 1 не предоставил никаких доказательств использования знака по свидетельству Украины № 60594 в виде двух отдельных слов.

Относительно утверждения ответчика 1 о том, что при установлении сходства знаков истца и ответчика 1 эксперт сделал вывод о родстве товаров 9 класса МКТУ, по которым зарегистрирован знак ответчика 1, и услуг 35 класса, по которым знак истца признан хорошо известным в Украине, только на основании единого критерия, а также оставил за рамками исследования родства услуг 45 и 35 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

В заключении экспертизы судебный эксперт установил, в частности, следующее:

1. Торговая марка «GoOgle» ответчика 1 по свидетельству Украины № 60594 походит настолько, что ее можно спутать с хорошо известным в Украине знаком истца «GOOGLE», при этом товары 9 класса «компьютерные программы; электронные издания (загрузочные)», по которых зарегистрирован знак ответчика 1, и услуги 35 класса «искания информации для других через Интернет», относительно которых знак истца признан хорошо известным в Украине являются родственными. Родство товаров и услуг была установлена ​​экспертом на основании сравнения использования и назначения товаров 9 класса и услуг 35 класса МКТУ, по которым зарегистрированы знаки ответчика 1 и истца, их род (вид) и круг потребителей.

2. Торговая марка ответчика 1 по свидетельству Украины № 60594 такова, что может ввести в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 45 классу «устраивание встреч; брачные агентства». Услуги брачных агентств и агентств знакомств предусматривают сбор и обобщение анкетной информации о клиентах и ​​их потенциальных партнеров, формирование баз данных такой информации и организация ее поиска, в частности предоставление такой услуги через сеть Интернет. Учитывая широкий спектр сервисов, предоставляемых компанией Google, и ведомость знака относительно услуг «искания информации для других через Интернет», существует опасность введения потребителя (пользователя сети Интернет) в заблуждение относительно лица, которое действительно предоставляет услугу 45 классу «устраивание встреч; брачные агентства »с использованием знака, является схожим с хорошо известным знаком« GOOGLE ».

3. Использование торговой марки «GoOgle» ответчика 1 по свидетельству Украины № 60594 в отношении указанных в свидетельстве товаров 9 и услуг 45 классов МКТУ указывать на связь между такими товарами и компанией «Гугл Инк.» (Google Inc.), Которая является владельцем хорошо известного в Украине знака «GOOGLE» через:

- Смешивания потребителем деятельности производителя (распространителя) товаров 9 класса, указанных в свидетельстве Украины № 60594 и родственных с услугами, для которых знак «GOOGLE» признан общеизвестным, и компании «Гугл Инк.» (Потребитель может считать, что товары происходят из одного коммерческого источника, либо из связанных между собой экономически предприятий);

- Возникновения у потребителей ассоциаций о связи товаров 9 класса МКТУ, указанных в свидетельстве Украины № 60594, с компанией «Гугл Инк.», А именно впечатление, что владелец хорошо известного знака связан с производством этих товаров, что такое производство товаров осуществляется по выданной им лицензии или финансируемая им подобное;

- Опасность введения в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги 45 классу «устраивание встреч; брачные агентства», которые связаны с услугами, для которых знак признан общеизвестным.

Причем использование торговой марки по свидетельству Украины № 60594 в отношении указанных в свидетельстве товаров 9 и услуг 45 классов МКТУ будет наносить ущерб интересам собственника хорошо известного знака через размывание и снижение дистинктивности хорошо известного знака «GOOGLE» вследствие использования сходного с ним обозначения другим лицом для других товаров и услуг, чем те, для которых этот знак признан общеизвестным.

На основании указанного суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что установленные экспертом обстоятельства свидетельствуют о несоответствии знака по свидетельству Украины № 60594 условиям предоставления правовой охраны, определенным положениями абз. 3 п. 3 ст. 6 и абз. 5 п. 2 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг».

Кроме того, согласно п. 4 ст. 25 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» правовая охрана хорошо известного знака распространяется также на товары и услуги, не родственные тем, для которых знак признан хорошо известным в Украине, если использование этого знака другим лицом относительно таких товаров и услуг будет указывать на связь между ними и владельцем хорошо известного знака и его интересам, вероятно, будет причинен ущерб таким использованием.

Учитывая изложенное коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что правовая охрана хорошо известного знака «GOOGLE» распространяется также на товары 9 класса МКТУ и услуги 45 классу МКТУ, по которым зарегистрированный знак для товаров и услуг по свидетельству Украины № 60594 , независимо от того являются ли указанные товары 9 и услуги 45 классов МКТУ родственными услугами 35 класса МКТУ, по которым торговая марка истца «GOOGLE» признана хорошо известной в Украине.

Вместе с тем суд не принимает во внимание утверждение ответчика 1 о том, что с целью установления возможности введения потребителей в заблуждение знаком по свидетельству Украины № 60594 относительно лица, оказывающего услуги 45 классу МКТУ, а также при определении того, указывать использование знака по свидетельству № 60594 в отношении указанных в свидетельстве товаров 9 и услуг 45 классов МКТУ на связь с Истцом, эксперт должен был использовать такой метод исследования, как опросы потребителей, учитывая следующее.

В соответствии с абз. 7 п. 3 Разъяснений Высшего арбитражного суда Украины № 02-5/424 от 11.11.1998 г. «О некоторых вопросах практики назначения судебной экспертизы» определение способа проведения экспертизы относится к компетенции эксперта. Кроме того, как правильно установил местный суд, ввиду того, что нормативно-правовые акты не содержат требований по обязательному проведению экспертом опрос потребителей с целью установления того, что использование хорошо известного знака другим лицом относительно неродственных товаров и услуг будет указывать на связь между ними и владельцем хорошо известного знака, эксперт является самостоятельным в определении и выборе видов и методов исследований, технических приемов и средств при проведении экспертизы.

Как следует из заключения экспертизы, эксперт ссылается, в частности, на материалы ВОИС, согласно которым: «9.166. Не нужно никакого намерения вызвать смешение со стороны нарушителя, как не нужно никакого фактического смешения. Сама вероятность смешения и является тестом. И это единственный путь функционирования системы ».

Таким образом, доводы ответчика 1 не могут быть основанием для признания заключения экспертизы необоснованным и неправильным. При таких обстоятельствах коллегия судей принимает указанное заключение экспертизы в качестве надлежащего и допустимого доказательства по делу.

Согласно ч. 4 ст. 42 Хозяйственного процессуального кодекса Украины при необходимости суд может назначить повторную судебную экспертизу и поручить ее проведение другому судебному эксперту.

Согласно п. 9.2. Разъяснений Высшего арбитражного суда Украины «О некоторых вопросах практики назначения судебной экспертизы» от 11.11.1998 г. № 02-5/424 повторная судебная экспертиза назначается, если заключение эксперта признано необоснованным или противоречащим другим материалам дела, или когда он вызывает сомнение в его правильности. Повторную судебную экспертизу может быть назначен также, если есть расхождения в выводах нескольких экспертов и их невозможно устранить путем получения дополнительных пояснений экспертов в судебном заседании.

На основании установленных выше обстоятельств и руководствуясь указанными положениями законодательства, суд отказывает ответчику 1 в удовлетворении ходатайства о назначении повторной судебной экспертизы, а следовательно и о вызове эксперта, который составил заключение судебной экспертизы по данному делу, для решения данного ходатайства.

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» правовая охрана предоставляется знаку, не противоречащему публичному порядку, принципам гуманности и морали, и на который не распространяются основания для отказа в предоставлении правовой охраны, установленные настоящим Законом.

Основания для отказа в предоставлении правовой охраны предусмотренные статьей 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг». Так, согласно положениям ч. 3 этой статьи не могут быть зарегистрированы как знаки обозначения, тождественные или похожие до степени смешения со знаками других лиц, если эти знаки охраняются без регистрации на основании международных договоров, участником которых является Украина, частности знаками, признанными хорошо известными в соответствии со статьей 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

По положению ст. 6 bis Парижской конвенции страны Союза обязуются или по инициативе администрации, если это допускается законодательством данной страны, или по ходатайству заинтересованного лица отклонять или признавать недействительной регистрацию и запрещать применение товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака, способные вызвать смешение со знаком, по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения уже является в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося привилегиями этой Конвенции, и используется для идентичных или подобных продуктов. Это положение распространяется и на те случаи, когда существенная составная часть знака представляет воспроизведение такого общеизвестного знака или имитацию, способную вызвать смешение с ним.

Кроме того, в соответствии с нормой абз. 5 п. 2 ст. 6 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» не могут получить правовую охрану обозначения, которые являются такими, что могут ввести в заблуждение относительно товара, услуги или лица, производящего товар или предоставляет услугу.

Норма п. 4 ст. 25 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» предусматривает, что правовая охрана хорошо известного знака распространяется также на товары и услуги, не родственные тем, для которых знак признан хорошо известным в Украине, если использование этого знака другим лицом относительно таких товаров и услуг будет указывать на связь между ними и владельцем хорошо известного знака и его интересам, вероятно, будет причинен ущерб таким использованием.

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» свидетельство может быть признано в судебном порядке недействительным полностью или частично в случае несоответствия зарегистрированного знака условиям предоставления правовой охраны.

Согласно абзацу 5 п. 3 Постановления Верховной Рады Украины от 23.12.1993 г. № 3771-XII «О введении в действие Закона Украины« Об охране прав на знаки для товаров и услуг »свидетельство Украины может быть признан недействительным в случае несоответствия знака условиям его регистрации, определенным законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

Как следует из материалов дела, датой подачи заявки на регистрацию знака ответчика 1 является 04.01.2006 г., а затем суд первой инстанции правильно применил редакцию Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 22.05.2003 года с целью установления соответствия знака ответчика 1 условиям предоставления правовой охраны.

Учитывая, что судом первой инстанции были установлены обстоятельства несоответствия знака по свидетельству Украины № 60594 условиям предоставления правовой охраны, определенным законодательством, действовавшим на дату подачи заявки, коллегия судей соглашается с выводом суда первой инстанции о том, что свидетельство Украины на знак для товаров и услуг № 60594 подлежит признанию недействительным полностью.

Согласно ч. 2 ст. 19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» при признании свидетельства недействительным Учреждение (центральный орган исполнительной власти по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности в соответствии со ст. 1 указанного закона) сообщает об этом в своем официальном бюллетене.

Согласно п. 1.2. Положение о Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Украины от 10.01.2002 г. № 10, Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг – это совокупность официальных сведений о государственной регистрации товарных знаков и услуг, которые постоянно хранятся на электронном и / или бумажном носителях. Реестр формирует Государственный департамент интеллектуальной собственности, действующий в составе Министерства образования и науки Украины.

Согласно п. 2.3. указанного Положения в процессе ведения реестра в него вносятся, в частности, сведения о признании свидетельства недействительным полностью или частично.

Учитывая изложенное, требование истца об обязательстве ответчика 2 внести в Государственный реестр свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг сведения о признании свидетельства Украины № 60594 на знак недействительным и осуществить соответствующую публикацию в официальном бюллетене «Промышленная собственность» является обоснованным и правомерно удовлетворено судом первой инстанции.

Учитывая вышеизложенное, коллегия судей пришла к выводу о том, что решение Хозяйственного суда города Киева по делу № 20/166 от 21.03.2011р. является законным и обоснованным, принято с полным и всесторонним исследованием обстоятельств, имеющих значение для дела, а также с соблюдением норм материального и процессуального права, в связи с чем апелляционная жалоба ответчика 1 удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь ст. в. 32-34, 41-43, 99, 101, 103-105 Хозяйственного процессуального кодекса Украины, Киевский апелляционный хозяйственный суд, -

П:

Апелляционную жалобу Общества с ограниченной ответственностью «ГОУ ОГЛЕ» оставить без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда города Киева от 21.03.2011 г. по делу № 20/166 – без изменений.

2. Материалы дела № 20/166 вернуть в Хозяйственный суд города Киева.

3. Постановление вступает в законную силу с момента его провозглашения и может быть обжаловано в Высший хозяйственный суд в течение двадцати дней в установленном законом порядке.

Председательствующий судья Мартюк А.И.

Судьи Новиков М.М.

Зубец Л.П.

Судебное решение по иску Гугл Инк (Google Inc.), США к ООО «Гоу ОГЛЕ» и ООО «Хостмастер» О прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности на коммерческое наименование в доменном имени www.Google.ua от 03.02.09 (перевод на русский)

Хозяйственный суд города Киева

01030, г.Киев, ул.Б.Хмельницкого ,44-Б тел.230-31-34

РЕШЕНИЯ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
Дело № 12/25
03.02.09

По иску Гугл Инк (Google Inc.), США

До 1) Общества с ограниченной ответственностью «Гоу ОГЛЕ»

2) Общества с ограниченной ответственностью «Хостмастер» О прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности на коммерческое наименование

Судья Прокопенко Л.В.

Представители:

От истца Мамуня О.С. -Представ. (дов. б / н от 15.07.2008 г.),

Филатов А.В. -Представ. (дов. б / н от 15.07.2008 г.),

Кудрицька Т.Ю. -Представ. (дов. б / н от 29.07.2008 г.)

От ответчиков 1) не явился

2) не явился

Обстоятельства дела:

Истец обратился в суд с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Гоу
ОГЛЕ «(Ответчик-1) и Общества с ограниченной ответственностью» Хостмастер «(Ответчик-2)
о прекращении нарушения прав интеллектуальной собственности на коммерческое
наименование, и просит суд:

1) обязать ООО «Гоу ОГЛЕ» прекратить
использование коммерческого наименования «Google» в доменном имени www.google.ua;
2) обязать ООО «Хостмастер» прекратить (отменить) делегирование доменного имени www.google.ua на имя ООО «Гоу ОГЛЕ»;

3) взыскать с ООО «Гоу ОГЛЕ» пользу компании «Гугл Инк.» судебные расходы по делу.

Постановлением Хозяйственного суда города Киева от 25.12.2008 г. по указанному выше
исковым заявлением возбуждено производство по делу № 12/25 и назначено рассмотрение
дела на 16.01.2009 г.

Ответчик 1 отзыв на исковое заявление не предоставил, представителя в судебное заседание
16.01.2009 г. не направил.

В судебном заседании 16.01.2009 г. представителем Ответчика 2 представлен отзыв на
исковое заявление в соответствии с которым Ответчик 2 против иска возражает и просит
суд отказать в иске истцу полностью из оснований, изложенных в отзыва.

Постановлением Хозяйственного суда города Киева от 16.01.2009 г. в связи с неявкой
в судебное заседание представителя Ответчика-1 и непредставление затребованных доказательств
рассмотрение дела было отложено на 03.02.2009 г. Участие представителей сторон в
судебном заседании признана обязательной.

В судебное заседание 03.02.2009 г. явились представители истца. Представители
ответчика-1 и ответчика-2, будучи надлежащим образом уведомлен о времени и
месте судебного заседания, в суд не явились, о причинах своей неявки НЕ
сообщили.

Суд, заслушав мнение представителя истца, и учитывая то, что ответчики
были предупреждены постановлением от 16.01.2009 г. о том, что в случае не направления в
суд полномочных представителей дело будет рассмотрено на основании ст. 75 ГПК
Украины, решил возможным рассматривать дело по имеющимся в нем материалам.

В судебном заседании 03.02.2009 г. объявлен вступительную и резолютивную части
решения.

Заслушав объяснения полномочных представителей истца, всесторонне и полно выяснив
все фактические обстоятельства дела, на которых основываются исковые требования и поданные
возражение, объективно оценив доказательства, имеющие значение для рассмотрения дела
и разрешения спора по существу, суд, –

Установил:

Компания «Гугл Инк» (Google Inc.) Является юридическим лицом, основным видом деятельности
которой является предоставление пользователям всемирной сети Интернет из многих стран мира,
в том числе и из Украины, услуг по поиску и размещению информации.

С 1998 года Истец при оказании услуг использует обозначение «Google», известное
с этого времени пользователям всемирной сети Интернет. Первое использование
указанного обозначения для идентификации услуг истца среди украинских
потребителей было осуществлено в 2001 году, когда была введена в действие украиноязычная
версия поискового сервиса истца.

С 2004 года вышеупомянутое обозначение стало хорошо известным в Украине,
подтверждается решением Апелляционной палаты Государственного департамента
интеллектуальной собственности Министерства образования и науки Украины от 28.08.2007 г.,
согласно которому словесный знак «GOOGLE», который является тождественным обозначению «Google», что
также используется истцом, был признан хорошо известным в Украине относительно
компании «Гугл Инк» (США) по состоянию на 01.01.2004 г. относительно части услуг 35 класса
Международной классификации товаров и услуг, а именно: поиск информации для других
через Интернет, распространение рекламы в пользу других через Интернет.

Согласно ст. 489 ГК Украины правовая охрана предоставляется коммерческому
наименованию, если оно дает возможность отличить одного человека от других и не
вводит в заблуждение потребителей относительно настоящей ее деятельности. Право интеллектуальной
собственности на коммерческое наименование действует с момента первого использования
этого наименования и охраняется без обязательной подачи заявки на него или
его регистрации и независимо от того, является или не является коммерческое наименование частью
торговой марки.

Статьей 8 Парижской конвенции об охране промышленной собственности от 20.03.1883 г.
предусмотрено, что фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательного
подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного
знака.

Как усматривается из учредительных документов истца, компания Google Инк. (Google Inc.)
была зарегистрирована в 1997 г. в соответствии с законодательством штата Делавэр,
Соединенные Штаты Америки. Со времени своего создания Гугл Инк. (Google Inc.) Стала
одной из крупнейших, признанных и широко уважаемых интернет-компаний в мире,
включая Украину, страны СНГ и Восточной Европы. Данные обстоятельства подтверждаются
материалами дела (показания под присягой советника компании-Терри И. Чен,
публикации из журналов).

Обозначение «Google», которое используется компанией Гугл Инк. (Google Inc.)
Украине для обозначения собственных услуг, дает возможность отличить человека Истца с
Среди других и не вводит потребителей в заблуждение относительно истинной деятельности истца.
Итак, обозначение «Google» является коммерческим наименованием истца, права
интеллектуальной собственности на которое возникло у него с момента первого использования
в Украине. Поскольку в материалы дела истцом были предоставлены доказательства
использования им коммерческого наименования «Google» по состоянию на 2001 г., суд
приходит к выводу, что права на указанное коммерческое наименование истца есть
действующими именно с этой даты и подлежат правовой охране.

После возникновения у истца прав на коммерческое наименование ответчик-1
начал использование обозначения «Google» в доменном имени «google.ua».
Согласно выписки из Единого государственного реестра государственная регистрация
ответчика-1 была осуществлена 03.10.2007 г.

Согласно сведениям из базы данных ООО «Хостмастер» ответчик-1 является
регистрантом (держателем) данного доменного имени. В то же время, комплекс
административных полномочий относительно домена. UA, в том числе услуги по
обеспечения делегирования (т.е. регистрации на имя определенного лица) и
функционирования доменного имени «google.ua» осуществляет ООО «Хостмастер»
основании Правил домена. UA.

Согласно ст. 1 Закона Украины «О телекоммуникациях» домен. UA-домен
верхнего уровня иерархического адресного пространства сети Интернет, созданный на
основе кодирования названий стран в соответствии с международными стандартами, для
обслуживания адресного пространства украинского сегмента сети Интернет.

Таким образом, доля «ua» в доменном имени указывает на Украину, как на отдельный
сегмент адресного пространства в сети Интернет и не имеет различительной способности.
Доменное имя «google.ua», используемый ответчиком-1, состоящий из
двух элементов – «google» и «ua». При этом различительную способность имеет лишь один
элемент-обозначение «google».

В подтверждение данного обстоятельства истцом к материалам дела было предоставлено
Заключение специалиста № 270 от 03.02.2009 года, в котором специалистом были
подтверждены также и другие фактические обстоятельства, имеющие значение для решения
данного дела, в частности:

1. различительную частью доменного имени «google.ua» является слово «google»;

2. коммерческое наименование «Google» является тождественным с различительную частью
доменного имени «google.ua»;

3. в доменном имени «google.ua» использовано коммерческое наименование «Google»;

4. использование ООО «Гоу ОГЛЕ» коммерческого наименования «Google» в доменном
имени «google.ua» вводит потребителей в заблуждение относительно услуг, которые им предоставляются.

На основании имеющихся по делу доказательств судом установлено, что доменное имя google.ua
является тождественным в своей различительной части «google» с коммерческим наименованием
истца, которое используется им при оказании услуг в Украине.

Как усматривается из показаний под присягой Терри И. Чен (советник компании Гугл Инк.)
что есть в материалах дела, истец использует в сети Интернет собственное доменное
имя «google.com» и 112 других доменных имен с использованием собственного
коммерческого наименования «Google».

Коммерческое наименование истца используется ответчиками в домене, то есть
в части адресного пространства сети Интернет, которая имеет уникальное название, что ее
идентифицирует. Использование коммерческого наименования именно в доменном имени
указывает на то, что оно используется в связи с услугами Интернет. То есть
сферы деятельности истца и ответчика-1 являются родственными, поскольку определяющим
фактором является предоставление определенных услуг через единый ресурс, каковым является всемирная сеть
Интернет.

Как усматривается из материалов дела, при осуществлении поиска в сети Интернет
потребитель вводится в заблуждение доменным именем ответчика-1, которое является тождественным в своей
различительной части с коммерческим наименованием истца, в отношении услуг, которые
предоставляются истцом и ответчиком-1 с использованием коммерческого наименования
«Google» в сети Интернет. Также, в результате вышеуказанной тождества пользователь
может спутать лица истца и ответчика-1 во время предоставления ими услуг на
рынка.

Частью 4 ст. 489 ГК Украины установлено, что лица могут иметь одинаковые
коммерческие наименования, если это не вводит в заблуждение потребителей относительно товаров, которые
они производят и (или) реализуют и услуг, которые ими предоставляются.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 490 ГК Украины одним из имущественных прав интеллектуальной
собственности на коммерческое наименование есть право препятствовать другим лицам
неправомерно использовать коммерческое наименование, в том числе запрещать
такое использование.

Нарушением прав интеллектуальной собственности на коммерческое наименование является
использование обозначения, тождественного коммерческому наименованию, если такое
использование вводит потребителей в заблуждение относительно услуг, которые предоставляются лицом;
владелец такого коммерческого наименования имеет право запрещать его неправомерное
использования.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что использование ответчиком-1
коммерческого наименования истца в доменном имени «google.ua» является неправомерным
и вводит потребителей в заблуждение относительно услуг, которые предоставляются с использованием
указанного коммерческого наименования. Таким образом, требование истца обязать
ответчика-1 прекратить использование коммерческого наименования «Google»
доменном имени «google.ua» является обоснованной.

Исковое требование, заявленное до ответчика-2, относительно прекращения (отмены)
делегирование доменного имени google.ua на имя Общества с ограниченной
ответственностью «Гоу ОГЛЕ» подлежит удовлетворению, учитывая следующее.

Судом было установлено, что в доменном имени «google.ua» использовано коммерческое
наименование истца, что является нарушением прав интеллектуальной собственности последнего,
поскольку вводит в заблуждение относительно услуг, которые предоставляются регистрантом данного
доменного имени. Поэтому, делегирования доменного имени, различительную часть которого
содержит коммерческое наименование истца, другой чем истец лицу есть
неправомерным, поскольку влечет за собой нарушение прав интеллектуальной собственности
последнего.

Пунктом 2 ст. 56 Закона Украины «О телекоммуникациях» установлено, что
администрирования адресного пространства украинского сегмента сети Интернет
осуществляется уполномоченной организацией для: создания реестра доменных имен и
адресов сети украинского сегмента сети Интернет; создание реестра доменных
имен в домене. UA; создания и поддержки автоматизированной системы регистрации и
учета доменных имен и адресов украинского сегмента сети Интернет; обеспечение
уникальности, формирования и поддержки пространства доменных имен второго уровня в
домене. UA; создание условий для использования адресного пространства украинского
сегмента сети Интернет на принципах равного доступа, оптимального использования,
защиты прав потребителей услуг Интернет и свободной конкуренции.

В соответствии с возложенными на него функциональных полномочий ответчик-2, с
целью обеспечения уникальности доменных имен, осуществляет записи об делегированы
домены в базу данных домена. UA. Таким образом, делегирование ответчиком-2 домена
«Google.ua» на имя ответчика-1 делает невозможным использование истцом данного
домена для предоставления собственных услуг в сети Интернет.

Отношения, возникающие между администраторами, регистраторами и регистрантами в
зоне домена. UA регулируются Правилами домена. UA, которые добровольно применяются
участниками отношений, в качестве обычая.

В соответствии с п. 5.1. Правил домена. UA термин «доменный спор» в рамках этих
Правил означает любой спор, который может возникнуть в связи с этими Правилами и
их применением, в том числе в связи с делегированием, переделегированием,
отменой делегирования и использованием доменных имен в домене. UA. Пунктом 2.14
Правил домена. UA, предусмотрено, что администратор публичного домена принимает
решение об отмене делегирования приватного доменного имени в публичном домене и
отмены указанного доменного имени исключительно в следующих случаях: 2.14.1.)
собственному желанию регистранта, высказанному в письменной форме и присланному
регистратору и (или) администратору соответствующего публичного домена; (2.14.2) в
случае расторжения соответствующего договора регистранта с регистратором или окончания
срока действия такого договора, если такой договор предусматривает отмену делегирования; (2.14.3)
в случае окончания срока делегирования; (2.14.4) по решению суда.

Из изложенного усматривается, что требование истца об обязанности ответчика-2
прекратить (отменить) делегирования доменного имени «google.ua» на имя
ответчика-1 является обоснованным и необходимым условием прекращения нарушения прав
интеллектуальной собственности истца на его коммерческое наименование.

Согласно ст. 49 Хозяйственного процессуального кодекса Украины стороне, на
пользу которой состоялось решение, хозяйственный суд возмещает пошлину за счет
второй стороны и в том случае, когда вторая сторона освобождена от уплаты государственной
пошлины.

Руководствуясь ст. ст. 33, 49, 82-85 ГПК Украины, суд, –

Решил:

1. Исковые требования компании «Гугл Инк» (Google Inc.) Удовлетворить полностью.

2. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Гоу ОГЛЕ» (01103, г.
Киев, ул. Киквидзе, 18; идентификационный код по ЕГРПОУ 35480354) прекратить
использование коммерческого наименования «Google» в доменном имени google.ua.

3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Хостмастер» (04060, г.
Киев, ул. Вавилова, 18; идентификационный код по ЕГРПОУ 31306359) прекратить (отменить)
делегирование доменного имени google.ua на имя Общества с ограниченной
ответственностью «Гоу ОГЛЕ» (01103, г. Киев, ул. Киквидзе, 18; идентификационный
код по ЕГРПОУ 35480354).

4. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Гоу ОГЛЕ» (01103, г. Киев,
ул. Киквидзе, 18; идентификационный код по ЕГРПОУ 35480354) в пользу компании
«Гугл Инк» (Google Inc.) (1600 Емфисиете Парквей Маунтин Вью, Калифорния,
994043, США; 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) судебные
расходы в размере 85 (восемьдесят пять) грн. 00 коп. расходов по уплате государственной
пошлины и 118 (сто восемнадцать) грн. 00 коп. расходов на информационно-техническое
обеспечение судебного процесса.

5. После вступления решением законной силы издать приказы.

6. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней со дня
его подписания.

Судья Л. В. Прокопенко

Дата подписания 09.02.2009 г.